En fallo unánime, Segunda Sala del máximo tribunal acogió recurso de casación y denegó el registro de marca de productos lácteos por la similitud gráfica y fonética con registro de la recurrente.
En fallo unánime (causa rol 2.401-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüler, Lamberto Cisternas, Rodrigo Biel y los abogados (i) Leonor Etcheberry y Antonio Barra– revocó la sentencia apelada, dio lugar a la oposición deducida por la empresa Santa Rosa Chile Alimentos Ltda. y denegó el registro de la marca Don Andrés pedida por Inversiones Aconcagua SpA.
«Que, como resulta evidente del mero cotejo formal de las marcas en conflicto, lo central e individualizador de ambas es el nombre «ANDRÉS» -de la solicitante- y su equivalente en francés, «ANDRÉ» -de la oponente-, sin que la sustitución del vocablo «PÈRE» -de la oponente- por «DON» -de la solicitante-, sea suficiente para conferir distintividad a la marca de la peticionaria respecto de la ya registrada por la recurrente y despejar su semejanza gráfica y fonética, sobre todo porque abarcan productos de la misma clase y cobertura, de manera que es altamente plausible pronosticar que los consumidores creerán que están adquiriendo mercadería -de la solicitante- que no es sino una variedad en una familia marcaria de productos -de la oponente-, produciéndose de esa forma un evidente riesgo de confusión y de error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los objetos comercializados, con lo que se configuran las causales de irregistrabilidad de las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 que impedía acceder al registro de la peticionaria», sostiene el fallo.
La resolución agrega que: «si bien reside en los jueces de las instancias calificar si en la especie la marca pedida está, respecto de la marca ya registrada, en alguna de las situaciones o relaciones que constituyen las causales de prohibición de registro contempladas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, con el consiguiente ejercicio de ponderación y valoración de las marcas en conflicto como de otras circunstancias fácticas conexas y atingentes, en este caso el ejercicio de esa facultad ha desbordado los márgenes de apreciación que permite la ley, desde que, como se ha dicho, la semejanza de los signos resulta indiscutible y generará inexorablemente el riesgo de confusión, error o engaño que la ley busca evitar».
Por tanto, concluye que: «se revoca la sentencia apelada de 9 de agosto de 2017, escrita a fs. 23 y ss. y, en su lugar, se acoge la oposición deducida por Santa Rosa Chile Alimentos Ltda. y, en consecuencia, se deniega el registro de la marca DON ANDRÉS, denominativa, clase 29, pedida por Inversiones Aconcagua SPA».